La presente obra incluye la jurisprudencia más relevante pronunciada durante 2022 por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas. La primera parte incluye todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia; todas ellas, relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales. La segunda parte abarca una importante selección de sentencias del Tribunal General clasificadas y agrupadas en función del tema tratado como, por ejemplo, carácter distintivo o descriptivo, marcas de color, marcas de patrón, marcas de forma (tridimensionales), mala fe, marcas engañosas, renombre, riesgo de confusión, uso de la marca, etc. La tercera parte, se consagra a recopilar una serie de principios generales y criterios jurisprudenciales ordenados de acuerdo con una clasificación que, con una finalidad práctica, recoge en extractos literales debidamente identificados por cada materia tratada, la doctrina que se deriva de tales principios o criterios. La obra culmina con una referencia bibliográfica de los libros y artículos doctrinales que en materia de marcas han sido publicados en 2022 y principios de 2023.

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Presentación

Ordenamiento jurídico y organización judicial (sinopsis y abreviaturas)

[A] Sentencias del TRibunal de Justicia (TJ)

A.1. Exposición de los hechos y carga de la prueba en los procedimientos de caducidad por falta de uso de la marca registrada

A.2. Condiciones para interrumpir el plazo de la prescripción por tolerancia

A.3. El derecho anterior de ámbito local como límite al derecho conferido por la marca posteriormente registrada

A.4. Desistimiento de la acción por infracción frente a la acción de nulidad presentada por reconvención

A.5. La destrucción de mercancias importadas en el espacio económico europeo sin consentimiento de su titular

A.6. El principio del agotamiento del derecho en un rellenado de productos con cambio de etiquetas

A.7. Los códigos de seguridad y su incidencia en el reenvasado y reetiquetado de los medicamentos

A.8. Requisitos del reetiquetado para evitar un reenvasado del medicamento en un nuevo embalaje externo

A.9. Reenvasado de medicamentos genéricos colocando la marca del medicamento de referencia

A.10. Incidencia de las normas y prácticas de los estados miembros en relación con el reenvasado y reetiquetado de los medicamentos

A.11. Determinación de los productos infractores en fase de ejecución de sentencia

A.12. Responsabilidad del operador de la plataforma de comercio electrónico por la comercialización de productos con marca de tercero

[B] SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL (TG)

I. Concepto de marca (representación gráfica)

II. Marcas de color

III. Marcas de patrón

IV. Marcas de forma (tridimensionales)

V. Marcas distintivas y/o no descriptivas

VI. Marcas no distintivas y/o descriptivas

VII. Carácter usual (marcas no usuales)

VIII. Derechos anteriores

IX. Mala fe (existencia)

X. Mala fe (inexistencia)

XI. Marcas no engañosas

XII. Orden público y buenas costumbres

XIII. Procedimientos EUIPO (suspensión)

XIV. Procedimiento de nulidad

XV. Renombre

XVI. Renombre (marcas compatibles)

XVII. Renombre (marcas incompatibles)

XVIII. Riesgo de confusión (marcas compatibles)

XIX. Riesgo de confusión (marcas incompatibles)

XX. Riesgo de confusión (marcas compatibles/incompatibles)

XXI. Riesgo de confusión (productos diferentes)

XXII. Riesgo de confusión (carácter distintivo elevado)

XXIII. Transformación en marca nacional (no aceptada)

XXIV. Uso (caducidad) (marcas no usadas)

XXV. Uso (caducidad) (marcas usadas)

[C] PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE JURISPRUDENCIA

I. Brexit

II. Carácter distintivo. Criterios de apreciación

III. Carácter distintivo. Frases promocionales o eslóganEs publicitarios

IV. Carácter descriptivo. Principios básicos

V. Carácter descriptivo. Denominaciones geográficas

VI. Carácter descriptivo. Marcas compuestas por varias denominaciones

VII. Carácter descriptivo. Denominación con varios significados o signos alternativos

VIII. Carácter descriptivo. Marcas denominativas con elementos figurativos

IX. Carácter usual. Vulgarización

X. Color (marcas de). Principios generales

XI. Comparación entre marcas. Irrelevancia del argumento sobre el renombre de la marca solicitada

XII. Comparación entre marcas. Los distintivos, productos y servicios deben compararse tal y como se encuentran registrados

XIII. Comparación entre marcas. Análisis según percepción del público. Irrelevancia descripción en instancia solicitud o bases de datos

XIV. Comparación entre marcas. Examen de conjunto vs. elemento dominante

XV. Comparación entre marcas. Análisis objetivo sin analizar renombre, uso, etc.

XVI. Comparación entre marcas. Término genérico y/o descriptivo común

XVII. Comparación entre marcas. Carácter débil marca anterior

XVIII. Comparación entre marcas. Comparación fonética

XIX. Comparación entre marcas. Comparación visual

XX. Comparación entre marcas. Comparación conceptual

XXI. Comparación entre marcas. Coincidencia parcial

XXII. Comparación entre marcas. Posibilidad de descomponer una denominación en diversos elementos

XXIII. Comparación entre marcas. Factor tópico. Principio general

XXIV. Comparación entre marcas. Factor tópico. Marcas incompatibles

XXV. Comparación entre marcas. Factor tópico. Marcas compatibles

XXVI. Comparación entre marcas. Palabras cortas

XXVII. Comparación entre marcas. Prevalece denominación sobre gráfico

XXVIII. Comparación entre marcas. Prevalece denominación sobre gráfico (excepciones)

XXIX. Comparación entre marcas. Posición distintiva autónoma

XXX. Comparación entre marcas. Los elementos poco distintivos no deben desdeñarse per se

XXXI. Comparación entre marcas. Nombres, apellidos

XXXII. Comparación entre productos. Principios generales

XXXIII. Comparación productos incluidos en enunciados de los productos de la marca contraria

XXXIV. Comparación entre productos. Canales de comercialización y lugares de venta

XXXV. Comparación entre productos y servicios

XXXVI. Convivencia de marcas. Debe ser real en el mercado relevante

XXXVII. Derechos anteriores (artículo 8.4 RMUE). Principios generales

XXXVIII. Derechos anteriores (artículo 8.4 RMUE). Prueba de la existencia

XXXIX. Directivas EUIPO. Naturaleza y alcance

XL. Familia de marcas

XLI. Letras. Carácter distintivo y riesgo confusión

XLII. Mala fe. Doctrina general

XLIII. Marcas engañosas (doctrina general, nulidad, caducidad)

XLIV. Orden público y buenas costumbres

XLV. Productos. Limitación de enunciados

XLVI. Productos. Categorías generales en relación con descriptividad o distintividad

XLVII. Productos. Categorías generales en relación con uso efectivo de la marca

XLVIII. Productos. Categorías generales en relación con uso efectivo de la marca. Productos pertenecientes a varias categorías

XLIX. Prohibiciones absolutas. Principios básicos

L. Público pertinente. Carácter distintivo o descriptivo

LI. Público pertinente. Riesgo de confusión

LII. Público pertinente. Conflicto con marca de renombre

LIII. Público pertinente. Carácter usual. Vulgarización

LIV. Renombre. Condiciones generales de aplicación

LV. Renombre. Existencia de vínculo

LVI. Renombre. Aprovechamiento indebido del renombre. Ventaja desleal

LVII. Renombre. Justa causa

LVIII. Renombre vs. riesgo de confusión (distinta valoración semejanza entre signos y productos)

LVIX. Renombre. Prueba. Principios generales

LX. Renombre. Prueba. Es posible acreditarlo a través de otras marcas o uso en forma diferente

LXI. Riesgo de confusión. Condiciones generales de aplicabilidad

LXII. Riesgo de confusión. Interdependencia factores de confundibilidad

LXIII. Riesgo de confusión. Incidencia según carácter distintivo acrecentado o débil de la marca anterior

LXIV. Riesgo de confusión. Peso semejanza visual, fonética o conceptual

LXV. Riesgo de confusión. Imposibilidad comparación directa de las marcas. Recuerdo imperfecto

LXVI. Secondary meaning. Principios generales

LXVII. Secondary meaning. Prueba

LXVIII. Secondary meaning Uso conjunto con otra marca

LXIX. Sistemas autónomos (europeo y nacional)

LXX. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas que constituyen la apariencia del producto. Carácter distintivo

LXXI. Tridimensionales (marcas de forma). Carácter distintivo del envase y los productos que contiene

LXXII. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas que cumplen una función técnica

LXXIII. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas que cumplen una función técnica. Percepción del público. Inclusión de elementos denominativos o decorativos

LXXIV. Uso marca. Principios generales

LXXV. Uso marca. Carga de la prueba

LXXVI. Uso marca. Lugar (ámbito territorial)

LXXVII. Uso marca. Alcance (volumen, duración...)

LXXVIII. Uso marca en forma que no altera carácter distintivo. Principios generales

LXXIX. Uso marca en forma que no altera carácter distintivo por adición de otros elementos

LXXX. Uso marca con otras marcas del mismo titular (uso conjunto o simultáneo de varias marcas)

LXXXI. Uso marca como denominación social

LXXXII. Uso marca. Uso por tercero vinculado económicamente

LXXXIII. Uso marca tridimensional con denominaciones y otros elementos

LXXXIV. Uso marca. Uso público hacia el exterior

LXXXV. Uso marca. Causas justificativas de la falta de uso

[D] BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

I. Libros

II. Artículos en obras colectivas

III. Artículos en revistas

IV. Otros textos

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  Jesús Gómez Montero

  Ex-Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas Asesor Académico IP (Marcas)
  

  Jesús Gómez Montero es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compos­tela (1976). Amplió sus estudios de especialización en Propiedad Industrial en el Departamento de Derecho Mercantil e Instituto de Derecho Industrial de la ...