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Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia siempre han sido consideradas un referente de extraordinaria relevancia que han servido para ir configurando una interpretación armónica del Derecho europeo de marcas. En el momento actual, esta jurisprudencia adquiere aun mayor importancia, desde el momento en que estas sentencias no solamente sirven para resolver los conflictos planteados por los Tribunales nacionales con ocasión del planteamiento de las correspondientes cuestiones prejudiciales, sino porque también resuelven los recursos que se presentan frente a las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

En la presente obra se recogen con una visión práctica, los casos que resuelve el Tribunal de Justicia en los dos aspectos antes referidos. Para identificar convenientemente la sentencia y el tema tratado, cada sentencia se rotula con un título general que sirve para perfilar la materia enjuiciada. Por otra parte, la exposición de cada sentencia contiene un resumen básico de la misma y una sinopsis de los hechos origen del caso y de los pronunciamientos que el Tribunal de Justicia realiza en su aplicación. En la totalidad de los casos se realiza un breve comentario para resaltar los aspectos más importantes de la sentencia o las implicaciones prácticas que la doctrina jurisprudencial afectada puede tener.

La obra se completa con un índice analítico según la materia tratada y una selección bibliográfica de diversos libros y artículos recientemente publicados en relación con el Derecho de marcas.

Jesús Gómez Montero es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (1976). Amplió sus estudios de especialización en Propiedad Industrial en el Departamento de Derecho Mercantil e Instituto de Derecho Industrial de la mencionada Universidad. En 1980, ingresó por oposición en el cuerpo de Letrados del Registro de la Propiedad Industrial (en la actualidad, Oficina Española de Patentes y Marcas) donde desempeñó su actividad hasta 1994, en varios puestos de responsabilidad, especialmente en el Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales. En 1995, se integró en la Firma ELZABURU donde ejerció la profesión de abogado hasta 2019. Paralelamente, entre 1981 y 2017, desempeñó una actividad docente como Profesor de Derecho de la Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (como abogado no ejerciente). Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu. Autor y coautor de varios libros y artículos, en la actualidad ejerce su actividad académica mediante su colaboración con diversas revistas e instituciones relevantes en el sector de la propiedad industrial.

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Prólogo

Nota personal del autor

Ordenamiento Jurídico y Organización Judicial (Sinopsis y Abreviaturas)

Jurisprudencia A) Cuestiones prejudiciales

A.1 La falta de intención del solicitante de usar la marca en el momento de realizar la solicitud. Sentencia de 29 de enero de 2020 (C-371/18) (SKY vs. SKYKICK)

A.2 Compatibilidad de la caducidad por no uso de una marca y la petición de daños y perjuicios. Sentencia de 26 de marzo de 2020 (C-622/18) (SAINT GERMAIN)

A.3 Almacenamiento y depósito de mercancías para su venta por terceros. Sentencia de 2 de abril de 2020 (C-567/18) (COTY vs AMAZON)

A.4 Público de referencia para analizar la registrabilidad de marcas de forma (tridimensionales). Sentencia de 23 de abril de 2020 (C-237/19) (GÖMBÖC)

A.5 Infracción de marca por importación de productos realizada por un particular. Sentencia de 30 de abril de 2020 (C-772/18) (INA)

A.6 Uso de marca en internet por despachos de abogados en anuncios a los que remite el motor de búsqueda de google. Sentencia de 2 de julio de 2020 (C-684/19) (MBK ABOGADOS)

A.7 Marca figurativa de posición (sic) constituida por una combinación de colores aplicada a distinguir servicios de transporte. Sentencia de 8 de octubre 2020 (C-456/19) (MARCA FIGURATIVA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE)

A.8 Uso de marca para piezas de repuesto y servicios de reparación en relación con producto principal. Sentencia de 22 octubre 2020 (C-720/18) (FERRARI TESTAROSSA)

A.9 Cómputo del plazo para uso obligatorio de marca en una demanda reconvencional. Sentencia de 17 diciembre de 2020 (C.607/19) (MARCA TRIDIMENSIONAL JERINGA DE MANGUERA)

Jurisprudencia B) Recursos de casación (EUIPO)

B.1 Marcas contrarias a las buenas costumbres y libertad de expresión. Sentencia de 27 de febrero de 2020 (C-240/18 P) (FACK JU GÖTHE)

B.2 Alcance de la protección de los servicios de venta en relación con marca que identifica un centro comercial. Sentencia de 4 de marzo de 2020 (C-155/18 P a C-158/18 P) (BURLINGTON)

B.3 Relevancia del elemento dominante en el análisis del riesgo de confusión. Sentencia de 4 de marzo de 2020 (C-328/18 P) (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA vs. LABELL)

B.4 Análisis del riesgo de confusión entre una marca individual y una marca colectiva anterior. Sentencia de 5 de marzo de 2020 (C-766/18 P) (BBQLOUMI vs. HALLOUMI)

B.5 Incidencia de la existencia de vinculaciones económicas entre las partes en la valoración del riesgo de confusión. Sentencia de 23 abril 2020 (C-736/18 P) (GUGLER)

B.6 El renombre de la marca anterior en la evaluación del riesgo de confusión. Sentencia de 11 de junio de 2020 (C-115/19 P) (CCB vs. CB)

B.7 Apreciación de oficio del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior. Sentencia de 18 junio 2020 (C-702/18 P) (PRIMART vs. PRIMA)

B.8 Marca descriptiva constituida por denominación equivalente a términos en caracteres cirílicos. Sentencia de 18 junio de 2020 (C-142/19) (PLOMBIR)

B.9 Incidencia de las categorías y subcategorías de productos y servicios en relación con la prueba de uso de la marca oponente. Sentencia de 16 de julio de 2020 (C-714/18 P) (TIGHA vs. TAIGA)

B.10 Falta de carácter distintivo de una expresión calificada como mensaje promocional. Sentencia de 3 de septiembre de 2020 (C-214/19 P) (ACHTUNG!)

B.11 Alcance de la clasificación de Niza de productos y servicios. Sentencia de 16 de septiembre de 2020 (C-121/19 P) (EDISON)

B.12 Incidencia del alto grado de celebridad del solicitante de la marca (Messi) coincidente con su nombre (Lionel Messi) a la hora de evaluar el riesgo de confusión. Sentencia de 17 de septiembre de 2020 (C-449/18 P; C-474/18 P) (MESSI vs. MASSI)

B.13 Presupuestos para la aplicación de la prohibición referente a la marca del agente. Sentencia de 11 de noviembre de 2020 (C-809/18 P) (MINERAL MAGIC vs. MAGIC MINERALS)

Índice analítico

Bibliografía

• 

  Jesús Gómez Montero

  Ex-Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas Asesor Académico IP (Marcas)
  

  Jesús Gómez Montero es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compos­tela (1976). Amplió sus estudios de especialización en Propiedad Industrial en el Departamento de Derecho Mercantil e Instituto de Derecho Industrial de la ...